作者：许建 美国摩根路易斯律师事务所律师
朱韶斌 美国摩根路易斯律师事务所合伙人
IPRdaily导读：中美法律制度，尤其是在诉讼程序方面存在重大差异，中国域名投资者经常会因为对美国法律缺乏了解而错失保护自身合法权益的最佳时机。本文通过案例的形式，来讲解域名投资者应该如何应对投资中的恶意诉讼以及风险防范。
2019 年 10 月中旬，域名投资人W先生发现，自己名下价值千万元的两位数字域名81.com被域名注册商Godaddy冻结。W先生经询问得知，81.com域名已卷入到一起美国弗吉尼亚东区联邦地区法院的诉讼中，即Debizet v. 81.com et al. 案(案号：1：19-cv-01194)[1]。Goddady根据规定暂时将该域名冻结，等待法院进一步通知。无独有偶，据媒体报道，曾由万达集团董事长之子王思聪持有的价值数千万的域名wanda.com疑似未及时续费或因遭盗号等原因，于 2019 年 11 月 8 日被公开拍卖，最终结拍价格为 329 万人民币[2]。Whois信息显示，当前该域名的注册人为“Jianfeng Wu”[3]。
在81.com域名案中，W先生第一时间与本所联系，本所知识产权律师对相关事实和法律问题进行调查后认为，该案系一桩利用中国域名持有人不熟悉美国诉讼程序而恶意发起的民事诉讼。为争取时间，本所律师迅速向法院递交延期答辩申请。获得法院批准后，我们与原告的美国代理律师进行严正交涉。经过多轮谈判，原告不得已于 2019 年 11 月主动撤诉[4]。W先生以最小的代价保住了价值千万的网络域名。
案件经过
Sami Debizet系域名81.com的原持有人。 2013 年，Sami Debizet通过中介机构向域名投资人L某首次出售该域名。 2018 年 9 月，W先生斥巨资从L某手中购入该域名。 2019 年 9 月 16 日，Sami Debizet突然向美国弗吉尼亚东区联邦地区法院提起诉讼，将域名“81.com”本身和虚拟主体“John Doe”列为被告，要求法院确认其是81.com域名的唯一所有人，同时判令被告将该域名转至原告名下。原告诉称，被告以非法手段盗取81.com域名的行为违反了《反网络域名抢注消费者保护法》(“Anti-cybersquatting Consumer Protection Act (ACPC)”)、《计算机欺诈与滥用法案》(“Computer Fraud and Abuse Act”)和《电子传播隐私法案》(“ Electronic Communications Privacy Act”)的相关规定，侵犯原告普通法下的财产权(“Trespass to Chattels， Computer Trespass and Conversion”)，以及构成干扰预期合同关系(“Tortious Interference with Contractual Relationship”)[5]。
原告随后向法庭提出通过公告和邮件方式送达的动议。 2019 年 10 月 3 日，法院核准该动议，并要求原告于 14 天内在《华盛顿时报》(“The Washington Times”)进行公告送达[6]。法院同时裁定，被告应当在公告之日起 20 日内答辩[7]。 2019 年 10 月 7 日，原告完成公告送达[8]。因此，被告W先生的答辩截止日期为 2019 年 10 月 28 日( 10 月 27 日为是周日，截止日期自动顺延)。
然而，由于疏于查看域名注册商的邮件，也未注意到《华盛顿时报》的公告(除非有律师介入，绝大多数中国域名持有人不会关注此类公告)，当W先生注意到这起诉讼时，距离答辩截止日仅剩 10 多天时间。在此情况下，本所律师迅速与原告代理律师进行斡旋，同时向法院提起延期答辩动议，最终成功为W先生争取到了延期 30 天答辩时间[9]。在延期答辩期间，双方代理律师展开多轮谈判。在充分的证据和法律理由支持下，被告不得不无条件撤诉，随后Godaddy对81.com域名予以解锁。
美国域名恶意诉讼中的法律问题
中美法律制度，尤其是在诉讼程序方面存在重大差异，中国域名投资者经常会因为对美国法律缺乏了解而错失保护自身合法权益的最佳时机。本案中，以下法律问题值得域名持有人注意。
原告是否可以将域名“81.com”和 虚拟主体“John Doe”列为被告?
在某些条件下，原告可以请求法院行使对物管辖权(“in rem jurisdiction”)，将域名本身列为被告。根据ACPA，即美国法典15 U.S.C. § 1125(d)的规定，当满足下列条件时，标识所有人可以在域名注册商所在地的联邦地区法院起诉一个域名：(i)该域名侵犯了标识所有人的商标权;和 (ii)原告不能建立对人管辖权(“in personam jurisdiction”)或者经过合理努力无法找到当事人[10]。 “合理努力”包括向域名注册人发送邮件通知以及法院发布公告[11]。 ACPA是一部主要解决域名与商标权冲突的法律，致力于制止和防范将与他人商标或姓名相同或相近似的标识抢注为域名的行为[12]。本案中，原告主张对物管辖权，但却未能证明其对争议域名拥有注册商标权、普通法商标权或任何其他商标权益。因此，被告如果仅依据ACPA将无法建立对“81.com”的对物管辖权。
在美国的民事诉讼中，当被告的身份无法查明时，可以暂时使用虚拟被告(“fictitious defendant”)，随着证据开示的展开，再补充被告的真实身份信息。“John Doe”成为了通用的虚拟被告名称。这类诉讼在互联网时代显得尤为普通，美国绝大多数州都已通过立法或者法院判例确立了使用“John Doe”被告的合法性[13]。本案中，由于W先生未公开自己的真实身份，因此原告可以将“John Doe”列为被告。实践中，原告通常还会将域名注册商加为被告，以便在证据开示程序中获取域名注册人的真实身份。
原告的诉讼请求是否超过诉讼时效?
美国《兰汉姆法》(“Lanham Act”)及相关法律并未明确规定商标侵权、淡化及不正当竞争诉讼的诉讼时效。联邦法院法官通常会遵循权利懈怠(“Laches”)原则，同时参考州法律的相应规定确定合适的诉讼时效。根据《弗吉尼亚州消费者权益保护法案》及在先判例的规定，民事欺诈类案件的诉讼时效为自欺诈行为应当被发现之日起两年[14]。相关证据和原告自己的证词显示，原告在 2013 年 5 月即已知悉该域名被“窃取”，但直至 2019 年才发起诉讼。换言之，即使拥有争议域名的商标权，原告基于ACPA的诉讼请求也已经超过诉讼时效。
此外，原告还诉称被告违反了《计算机欺诈与滥用法案》[15]、《电子传播隐私法案》[16]以及构成弗吉尼亚州普通法下的民事侵权[17]，但这些诉由的最长诉讼时效也不超过五年。
原告是否在诉状中有效地陈述了诉由，即满足Rule 12(b)(6)的起诉要求?
尽管美国民事诉讼对起诉阶段的证据要求较低，但如果诉状中仅包括法律结论而没有基本事实支持，被告可以根据联邦诉讼程序法 Rule 12(b)(6)条的规定发起驳回动议。Rule 12(b)(6)条规定，如果原告“没有在诉状中陈述一个可以得到救济的诉讼请求”，被告可以发起动议驳回起诉。对于如何判断原告是否满足Rule 12(b)(6)条的要求，美国联邦最高法院在Iqbal案中指出，“起诉状必须列明足够的事实，以使得在假设所述事实皆为真实的情况下该诉讼理由是合理的”[18]。“当原告在诉状中陈述了事实内容，以至于法院能够合理地推测被告可能会为原告主张的违法行为承担责任时”，原告的诉讼理由将被认为是合理的[19]。 诉状中仅仅包括“法律结论”或者“重复某个诉讼请求的法律构成要件”是不够的[20]。
本案中，原告声称对域名拥有商标权，主张被告违反了ACPA。但事实上，原告在起诉书中既未提供任何注册商标信息，也未举出任何事实说明其拥有普通法商标权(根据原告自己在声明中的陈述，81.com并未实际投入使用，因此不可能建立普通法商标权)，因此原告的诉讼请求很可能会因为未满足Rule 12(b)(6)的规定而被驳回。
网络域名是否构成财产权侵权的客体?
原告诉称，根据弗吉尼亚州法律，W先生的行为还构成对其财产权的侵害。该诉讼理由成立的前提之一是网络域名可以成为财产权侵权的客体。然而，美国联邦法院和各州法院对待这一问题看法不一。 2003 年，美国联邦第九巡回上诉法院在Kremen v. Cohen案中指出，根据加州法律，“域名是一种可以成为侵犯财产权(‘conversion claim’)客体的无形财产”[21]，因为“域名是一种边界明确的专属于其所有者的权益，而且经常以高价进行交易”[22]。该案原告Kremen在 1994 年通过域名注册商Network Solutions注册了域名 sex.com。 1995 年，Kremen发现被告Stephen Cohen通过技术手段“偷走了”该域名，于是以合同违约和侵犯财产权为由将Cohen和Network Solutions诉至法院。地区法院并未支持Kremen的诉讼请求。在二审中，第九巡回上诉法院认为加州法律允许针对无形财产提起侵犯财产权之诉，因此将此案发回重审。
然而，有些州的法律对此持相反态度。弗吉尼亚州法院认为，域名只是一种合同权益而非财产权，因此无法被“侵害”。在Alexandria Surveys Int’l v. Alexandria Consulting Group案中，弗吉尼亚东区联邦地区法院遵循了弗吉尼亚州最高法院在Network Solutions v. Umbro中的裁决，认为“域名注册人通过一段时间内使用域名将获得合同权益…‘域名不是个人财产而是’一种服务合同的产品”[23]。 同样，纽约州最高法院认为，“未取得商标权或专利权保护的域名并非个人财产，而是一种无法独立存在于域名注册商所提供的服务也不能与其分割的合同权益”[24]。因此，本案中由于弗吉尼亚州法律不承认域名的财产权属性，原告的起诉将很可能因为缺乏诉讼主体资格而被驳回。
被告是否能够以“善意买家”为由进行抗辩?
如上所述，加州法院承认网络域名的财产属性。假如本案发生在加州，W先生还可能通过“善意买家”(“bona fide purchaser” 或 “innocent purchaser”)原则进行抗辩。第九巡回上诉法院在CRS Recovery， Inc. v. Laxton案中指出，“作为一个基本原则，当卖家销售基于其欺骗行为所得的财产而善意买家对此不知情时，该善意买家将不承担侵犯财产权的法律责任” ，“加州承认善意买家抗辩”[25]。
在CRS Recovery案中，原告通过Network Solutions注册了两个域名，分别是 “rl.com” 和 “mat.net”。域名mat.net过期以后，自然人Li Qiang(“Qiang”)通过域名注册商Beijing Sinonets Network & Telecom Co.重新注册了该域名。但由于原告当初通过一个电子邮件账号同时管理rl.com和 mat.net两域名，在注册mat.net以后，Qiang得以有机会将域名rl.com的所有权也转给自己。此后，域名rl.com几经转让，最后被加州居民Laxton花费15， 000 美元购入。Laxton称，在购买之前他通过WIPO网站对域名rl.com进行调查，但并未发现有关该域名的任何争议。
加州北区联邦地区法院一审支持原告的简易判决动议，判决被告侵犯财产权成立。二审中，上诉法院对“善意买家”抗辩原则区分了两种情况。法官认为，“法律对卖家通过何种方式取得财产有所区分。通过盗窃取得的财产，后续转让行为会导致无效的财产权。而通过欺骗取得的财产，后续转让行为仅仅会导致可无效的财产权”。 当卖家销售欺骗所得的财产时，善意买家将不承担侵犯财产权的法律责任。因此， 该案的重点在于原告丧失对rl.com的所有权是因为Qiang的欺骗行为还是偷窃行为。如果是前者，原告应当向Qiang而不是被告Laxton提起侵权之诉。如果是后者，财产转让行为无效，Laxton无法进行“善意买家”抗辩，但将获得向Qiang追诉的资格。由于对Qiang如何获得rl.com域名这一事实问题存在争议，第九巡回上诉法院将该案发回重审。
根据以上判例，本案中除非原告可以证明81.com域名系被偷窃，否则被告可以通过“善意买家”为由进行抗辩。由于有证据证明，该域名系由原告自愿售出而非其自称的被窃取，因此原告的诉讼主张很难获得支持。
恶意诉讼的法律风险防范
1. 及时查看域名注册商的邮件
域名投资人收购域名以后，仍然需要密切关注域名注册商的各类邮件。收到与诉讼、仲裁相关的邮件时应当第一时间咨询律师，确认该邮件的真实性。如果域名的确卷入到诉讼或仲裁中，域名持有人必须在法定期限内进行答辩，同时与原告律师进行沟通。错过答辩期限可能会导致缺席审判，最终丧失对域名的所有权。如果得知域名争议的时间较晚，可以尝试向法院或仲裁机构申请延期答辩，争取更多的时间。本案中，原告就是意图利用国内域名持有人常常漏看重要邮件以及不熟悉美国诉讼程序的特点，通过恶意诉讼碰运气、捡便宜。
2. 分析案件事实和证据，逼迫对手主动撤诉或提起Rule 12(b) 驳回动议
域名持有人收到诉状后需要认真分析对方的意图、诉讼理由以及相关事实。如果认定原告的诉讼理由缺乏基本事实支持或者涉诉法院缺少管辖权等，域名持有人可以将前述情况和法律理由披露给原告的代理律师，通过谈判逼迫对方主动撤诉。如果原告拒绝撤诉，域名持有人可以依据Rule 12(b)提起动议，请求法院驳回起诉。Rule 12(b)的理由包括法院缺乏管辖权、送达的内容和程序不充分、未有效陈述诉讼请求以及缺少必要的被告等。
3. 发起Rule11 滥诉制裁警告
在美国的民事诉讼中，当事人及其律师有义务保证提交给法庭的诉状、动议和任何其他文件都是基于自己掌握的真实信息或经过调查得出的合理观点。根据联邦民事诉讼程序法Rule11 的规定，如果存在以下情形，当事人和代理律师可能会遭受严重制裁：1)不适当的诉讼目的，如以骚扰对手、无必要地增加诉讼成本等为目的;2)无任何法律依据轻率地起诉或抗辩;3)无任何证据支持的事实争论;或4)无任何证据支持或基于不合理的观点，而对一方指控事实进行否定。换言之，律师在接到客户委托时需要进行必要的尽职调查，不能听信委托人一面之词而贸然起诉。制裁的手段包括支付发起制裁动议一方的律师费和法院罚金等。在正式提起制裁动议之前，拟提起动议一方需要给对方 21 天的时间主动撤回或修改相关文件，如果遭到拒绝方可发起动议。实践中，如果认定原告为恶意诉讼，被告可以发出Rule11 制裁警告。在事实清楚的情况下，考虑到职业声誉，原告律师一般不会坚持继续诉讼。
4. 及时建站获得商标权益
美国是典型的“first to use”国家，即标识的最先使用者获得商标权益。注册域名本身无法获得域名的商标权[26]。因此，投资人在收购域名以后应当尽快建站或授权他人建站，并通过该网站开展相应业务，为日后获得注册商标权或普通法商标权打下基础，同时也可以在今后的纠纷中用来对抗第三人的权利主张。当然，仅仅建立一个不活跃网站不会自动获得商标权。 2015 年，联邦巡回上诉法院在Playdom案中提到，一个“正在建设中”的网站不足以使相关标识满足商标使用的要求[27]。域名持有人需要利用该网站实际运营相关业务，并使该域名成为具有指示商品或服务来源的功能。例如，域名持有人可以将域名显著部分放在网站较为突出的位置;在网站上开通在线支付功能;对所提供的服务或产品进行描述;为用户提供电子简报;在网站上公布网页访问量或产品销售量等[28]。
5. 及时续费，防止域名抢注
域名持有人还需要关注自己的域名何时到期，并在域名有效期结束以前及时续费。如果未能及时付费，该域名将会被删除。而对于一些寓意较好的域名，大批专业域名抢注人会在域名删除后的第一时间通过竞价的方式购买该域名再伺机转手获利。即使有些域名持有人可以事后依据在先商标权发起UDRP或诉讼程序夺回域名所有权，但需要付出不菲的法律代价以及时间成本。(美国摩根路易斯律师事务所实习生Victor Xu对本文亦有贡献。)
注释：
[1] Debizet v. 81.com et al.， No. 1：19-cv-01194 (E.D. Va. 2019).
[2]“万达Wanda.com域名 329 万再易新主!”，参见： https：//www.sohu.com/a/352933805_419324。
[3]参见Whois查询结果： https：//whois.domaintools.com/wanda.com
[4]Debizet， Dkt# 11 at 1.
[5]Debizet， Dkt# 1 at 5-11.
[6]Debizet， Dkt# 7 at 1 and 2.
[7]Id.
[8]Legal Notices No. 00033246， The Washington Times， Oct. 7th， 2019.
[9]Debizet， Dkt# 9 at 1.
[10]See 15 U.S.C. § 1125(d)(2)(A).
[11]Id.
[12]Jane C. Ginsberg， Trademark and Unfair Competition Law， at 748 (Robert C. Clark et al. eds.， Foundation Press 4th ed. 2007)(2001).
[13]Bruce A. McDonald， Remedies Against Fictitious and Anonymous Service Mark， American Bar Association， https：//www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2014-15/september-october/remedies-against-fictitious-anonymous-service-mark-counterfeiting/ (last visited April 7， 2020); see also Va. Code § 38.2-2206(E).
[14]See Va. Code § 59.1-204 & 8.01-249(1); see also Synergistic Int’l， L.L.C. v. Korman， No. 2：05-cv-49， 2007 U.S. Dist. LEXIS 9752， at *23-24 (E.D. Va. Feb. 7， 2007).
[15]诉讼时效为被诉行为发生或损失被发现之日起两年。 18 U.S.C. § 1030(g).
[16]诉讼时效为原告有合理机会发现违法行为发生之日起两年。18 U.S.C. § 2520(e).
[17]原告还基于弗吉尼亚州法律主张侵犯财产权(“trespass to chattels and conversion”)和干扰预期合同关系(“tortious interference with contractual relationship”)，这些诉由的诉讼时效均为 5 年。 See VA Code § 8.01-243(B); see also Dunlap v. Cottman Transmission Sys.， LLC， 754 S.E.2d 313， 315 (Va. 2014) (“we hold that the five-year statute of limitations in Code § 8.01-243(B) applies because both tortious interference claims involve injury to property rights.”).
[18]Ashcroft v. Iqbal， 556 U.S. 662， 678 (2009) (quoting Bell Atl. Corp. v. Twombly， 550 U.S. 544， 570 (2007)); see also Kopp v. Klien， 722 F.3d 327， 333 (5th Cir. 2013).
[19]Iqbal， 556 U.S. at 678 (citing Twombly， 550 U.S. at 556).
[20]Iqbal， 556 U.S. at 678.
[21]Kremen v. Cohen， 337 F.3d 1024， 1030 (9th Cir. 2003).
[22]Kremen， 337 F.3d 1024.
[23]See Network Solutions， Inc. v. Umbro International， Inc.， 259 Va. 759， 770， 529 S.E.2d 80， 86 (Va. 2000); see also Alexandria Surveys Int’l v. Alexandria Consulting Group， 13-CV-00891 (E.D. Va. Nov. 7， 2013).
[24]Wornow v. Register.Com， Inc.， 778 N.Y.S.2d 25 (N.Y. App. Div. 2004).
[25]CRS Recovery， Inc. v. Laxton， 600 F.3d 1138 (9th Cir. 2010).
[26]See， e.g.， Brookfield Communs.， Inc. v. West Coast Entm’t Corp.， 174 F.3d 1036， 1051 (9th Cir. 1999) ("In the literal sense of the word， [defendant] "used" the term "moviebuff.com" when it registered that domain address . . . .Registration with [a domain name registrar]， however， does not in itself constitute "use"
for purposes of acquiring trademark priority."); Washington Speakers Bureau， Inc. v. Leading Authorities， Inc.， 33 F. Supp. 2d 488， 491 n.3 (E.D. Va. 1999).
[27]See David Couture v. Playdom， Inc.， 778 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2015).
[28]See TMEP §901; see also Jerome Gilson & Anne Gilson， Proving Ownership Online…And Keeping It： The Internet"s Impact on Trademark Use and Coexistence， Vol. 104 No. 6， The Trademark Reporter (2014)， at 1289.
